徐 峰

    美国怀威律师事务所

 

    演讲主题：Strategies for Defending Patent Infringement Lawsuits in the U.S. Through the Lens of AlphaCap v. Gust

 

    大家下午好！今天很高兴能够和大家分享一下我们律师事务所最近代理的一起案子，通过这个案子来讨论一下关于如何应对在美国的专利蟑螂这类的诉讼，希望能够对受到专利蟑螂骚扰和有可能受到骚扰的中国企业有一些启示作用。

 

　　今天这个演讲本来是我的同事来做的，由于他一时不能来，我很高兴代表怀威律师事务所（中国）国际业务和知识产权业务和大家分享一下这样一个案子。

 

　　这个案子是去年的12月8号做出的裁定，这个日期也很有趣，正好和在中国（金资）做出关于握奇和（恒保）案，都是关于律师费和相关的领域。这个裁决之后在美国国内的一些媒体引起了很多关注，包括美国法律360度，以及关于在线众筹投资的这样一些工业界的，认为这是一个巨大的成功。当然中国知识产权杂志昨天也在微信的平台上对这个案子做了一些报道。这个案子为什么有比较吸引人的地方，亮点到底在什么地方，以及我们在这个案子过程中采取了哪些策略，达到目前的结果，这是我们今天想跟大家分享的具体的。在这个案子过程中我们是代表一个在线众筹的机构，叫Gust是我们的客户，AlphaCap是NPE，这个案子之后我们不断取得了律师费，而且在美国司法实践中比较罕见的，让代理专利蟑螂的律师事务所有连带责任。

 

　　下面先就这个案情做一个讨论，这个案子是在2015年的元月份开始的，在得克萨斯州的东区，得克萨斯州东区是很多专利蟑螂经常去的地方，在那个地方他们起诉了很多的企业。德克萨斯东区在和路易斯安那接壤的地方，当地的经济是非常不发达的，外来的律师外来的诉讼给这个小镇带来很多经济上的活力。早期来说，在19世纪，这个小镇也曾经有过它辉煌的时光，从律师来说，当时有很多PI的律师在那边，PI律师因为当时从修铁路和运输这些角度，他们这些律师在当地是非常成功的。但是到了上个世纪90年代，由于美国的赔偿这方面的法规的改革，很多PI律师，有人说就实现了转行，从PI变成了IP，所以他们就开始代理专利权人或者NPE做一些诉讼。AlphaCap实际上是一个比较标准的NPE，他在1月份同时起诉了10家和在线众筹相关的企业，我们的客户Gust是其中的一家企业。AlphaCap本身是一个Patent Troll，AlphaCap这个企业实际上就一个人，而且这个人平时正规的工作在一家投行里上班，平时业余的时间弄了几个专利，用这个专利去骚扰别的企业。他本人并不适用这种专利，所以说他是NPE。他是在加州的一家企业，所以他和得克萨斯州也没有任何关联，在司法管辖这方面，他来说是不利的。他的专利包括一些软件的，而这些软件专利是弱的，特别是在2014年美国高等法院在（Alice）这个案子之后，让他这个案子基本上属于在主题上不符合专利标准的，所以说是一个无效的。他同时起诉了10家，实际上他的目的并不是觉得这些企业真正侵犯他的专利，而只是想收取一些骚扰费而已。他们觉得尽管不愿意给这个专利蟑螂，但是权衡利弊还是给了。但是我们的客户是唯一不愿意在这个问题上妥协的，一会我们还要讲到AlphaCap自己的律师，他是属于风险代理的性质，本身没有收律师费，通过风险代理的方式来进行操作，如果他赢取费用，能够收取这样的费用。刚才我们也提到，AlphaCap他和其他的10家企业中的9家都已经达成了庭外和解，基本上达到了不战而屈人之兵的目的，每一个只是象征性的收一点骚扰费而已。但是Gust拒绝协调妥协，因为Gust本人，我们对此也和他的CEO和创始人沟通过，他是一个美国非常成功的而且是在天使投资基金里的领军人物，他自己有过很多成功的投资经验，而且他的性格也是比较勇于冒险和敢于冒险的，他就觉得此风不可，所以他一定要来阻挡他们这种趋势。他不但拒绝AlphaCap庭外和解的主张，反而采取比较强势的态度出击，首先要和解可以，AlphaCap必须付他自己律师费，同时还得把他的相关专利能够送给他，他从一开始就说这些专利都是无效的。他采取的立场，从头到尾是前后一致，要求赔他的律师费，也认为他的专利是无效的。这场官司打了4个月之后，基本上Gust一个人来单打独斗和AlphaCap进行作战，Gust的CEO在事后沟通的时候也说，如果大家一起来作战，赢的可能性更大，现在他孤军作战，基本上所有的费用这些就是他一个人来挑了。我们的团队采取了一个方法，刚才也说了，得克萨斯这个州是对NPE这样的专利权人比较有利的，而对我们自己是不利的。我们做了调整，从得克萨斯州转到南区，在纽约比在德克萨斯对我们来说更有利，得克萨斯州不管是法庭还是陪审团，他比较偏向于Patent Troll，而纽约对Patent Troll是不太看好的，也是有敌意的。关于彼此之间的讨价还价，当年也有个过程，AlphaCap说首先让他先付点钱，他就想庭外和解算了，Gust我们的客户拒绝付任何钱，而且要求他付Gust自己的律师费，而律师费随着诉讼的推移是逐渐增加的。6个月之后，AlphaCap基本上软下来，好，那我们就各走各的道。Gust律师也跟他说，这个案件不值得再打下去了，所以做了一个这样的说明。但是这个说明事后证明是对他非常不利的证据。Gust就拒绝了，他不但要求他付律师费，还要求把他所有的专利都赠送给他自己。双方谈不拢就继续往下走了，与此同时这个案子也成功由得克萨斯转到纽约。这个过程中有一些证据发现的过程，从司法管辖权到有关权利要求具体的东西，前后也持续大概九个月的时间。这个东西所产生律师费用，在纽约法庭考虑的，纽约法庭在转到纽约之后就开始对AlphaCap做出了对他们不利的裁决，AlphaCap一看进了纽约觉得没戏了，自己就撤诉了。撤诉在美国司法框架里来说，律师费一般就是在一些特殊的情况下要赔偿律师费，但是是要赢家赔。地域在纽约，对方撤诉了也是相当于让对手就赢了。通过这个方式让对手赢了以后，纽约法官把律师费判给我们了。他就说案件是一个比较特殊的，所谓特殊就是在客观上对方是不合理的，主观上是有恶意的，这两个发现都是对我们有利的。同时律师事务所也要赔偿相应的律师费，有连带责任，因为主要的原因之一我们刚才也提到了，AlphaCap是一个人，他没有偿还的能力，而他律师事务所如果做了一些诉前的尽职调查的话，应该不会采取起诉这么多企业的方式，而且他也承认这个案子根本就不值得诉讼，但是他仍然继续推进，把整个诉讼的过程在司法管辖权的争辩到关于具体的实质上的东西的取证，都把它拖长了，把很多的费用也就加上去了。法官考虑到这些原因，对对方的律师进行了一些惩罚，目的是为了防止类似的事情在未来再发生。

 

　　这个案子本身给我们一些启示，在和专利蟑螂进行战斗的时候一定要有坚定的立场，这一点是后来Gust的创始人自己也说，不要轻易和他进行妥协，同时也要抓住对方的痛点进行反击。在整个过程中要采取一个前后一致的比较合理的立场。

 

　　对于中国企业来说，不管是进行诉讼之前或者是收到诉讼之后，在很多方面都要做一些细致的调查，否则在案件过程之中出去有一些重要的环节出落，对整个案件也会有很大的影响。除了诉讼之外还有其他的IPR的方式也能够降低诉讼成本，还有是加入一些专利联盟甚至购买相关的保险，对中国企业进入美国都是有作用的。

 

　　在美国是一些知识产权方面或者从事一些商务的活动，除了知识产权我们刚才的因素以外，还有其他可以考量的因素的复杂性，我明天会和大家专门交流这个问题。

 

　　总的来说，我们希望这个案子，这也是很多业界的共识，可能会对未来能够通过风险代理来对代理专利蟑螂的律师事务所起到一定的威慑作用。案子本身还在继续进行，这也是我的同事不能来的原因，对方律师向法庭进行了动议，要求法官重新考虑，所以说有一些比较紧急的动议他需要来处理。如果大家本案感兴趣的话或者愿意继续关注的话可以和我们联系，谢谢大家！